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专利权作为国家通过法律形式赋予专利权人的一种专有权，专利权人可以在一定期限内自己独占实施专利及排除他人未经授权实施专利。我国专利实施的是“先申请制”，若对专利权行使不进行规制，对于申请日前投入一定的人力、物力和财力的善意的先用者会落入侵犯专利权的境地，显失公平，因此，在赋予专利权人专有权的同时，出于公共利益的考虑，专利权行使也被附加限制[1]。

换言之，先用权抗辩制度旨在弥补我国实施的“先申请制"专利制度缺陷，“规定先用权的目的在于，从公平的原则出发，防止一项专利权在行使时对其申请前产生的发明的经济价值造成破坏”。现行专利法设立先用权不是为了保护在先发明，而是为了保护正常的投资活动，维护社会经济活动的稳定和避免社会资源的无谓消耗。先用权制度是对专利权效力的一种限制，为公众提供了一种对抗专利权人侵权指控的抗辩手段，先用权属于抗辩权[2]。

先用权抗辩作为专利侵权诉讼中主要的抗辩方式之一，笔者主要从如下几个方面对先用权抗辩在专利侵权中的适用进行探讨。

一、法律规定依据

《中华人民共和国专利法(2020修正)》第七十五条，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

　　（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；

　　（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

　　（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；

　　（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；

　　（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条规定：

第一款：“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第(二)项规定的已经作好制造、使用的必要准备：

(一)已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；

(二)已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

第二款：专利法第六十九条第(二)项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

第三款：先用权人在专利申请日后将其已经实施或做好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。”

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第132、133条规定：

132、在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

使用、许诺销售、销售上述情形下制造的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的，也不视为侵犯专利权。

133、享有先用权的条件是：

（1）做好了制造、使用的必要准备。即已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件，或者已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

（2）仅在原有范围内继续制造、使用。“原有范围”包括：专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

（3）在先制造产品或者在先使用的方法或设计，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段从专利权人或其他独立研究完成者处取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，不应予以支持。

（4）先用权人对于自己在先实施的技术不能转让，除非连同所属企业一并转让。即先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，不应予以支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

二、先用权抗辩成立的条件

根据《中华人民共和国专利法(2020修正)》第七十五条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条、北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第132、133的规定，判断先用权抗辩是否成立应当考察以下四个条件：

1）先用权人是否在专利申请日前已经制造出相关产品，已经作好制造、使用的必要准备；

2）相关产品是否属于相同产品；

3）先用技术是否系先用权人自行研发或以其他合法手段获得；

4）先用权人是否在原有范围内继续制造。

“相同产品如何理解？”

此处所规定的相同产品是指具有与涉案专利相同或等同的技术特征的产品。在北京英特莱技术公司与深圳市蓝盾实业有限公司北京分公司等侵害发明专利权纠纷申请案中，最高院明确指出，《中华人民共和国专利法》第六十九条（新的专利法的第七十五条）规定的相同产品是指具有与涉案专利相同或等同的技术特征的产品。因此，一、二审法院认定深圳蓝盾公司提交给国家固定灭火系统检验中心检验的防火卷帘产品帘面与涉案专利属于相同产品具有事实依据。

“合法手段包括哪些？”

先用者可以通过以下途径，合法获知有关发明创造：

一是在《专利法》第二十四条规定的新颖性宽限期内，如果一项发明创造的发明人在中国政府主办或承认的国际展览会上展出了其发明创造，或在规定级别的学术会议上发表了其发明创造，先用者可直接或间接从公开信息中获知该项发明创造的内容，进而实施在先技术方案或为实施作好准备；

二是专利权人在申请专利之前，将其发明创造告知先用者，使先用者具备实施在先技术方案的可能。

尽管先用者获得的在先技术方案并非其独立研发，但只要其获得的途径和来源合法，根据法律规定，可以主张先用权抗辩[3]。

三、先用权抗辩提出时机

先用权抗辩既可以在一审中提出，也可以在二审中提出。

案例：湖南华某药厂股份有限公司、大连中信药业股份有限公司等侵害发明专利权纠纷案

案号：(2020)最高法知民终1156号

法院观点：

南京圣和公司主张，湖南华某某1公司、大连中信公司在原审程序中未提起先用权抗辩，其在二审提出的先用权抗辩不应予以审查。对此，最高院认为：

根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释(2022修正) 》第一百零二条的规定：当事人因故意或者重大过失逾期提供的证据，人民法院不予采纳。但该证据与案件基本事实有关的，人民法院应当采纳，并依照民事诉讼法第六十八条、第一百一十八条第一款的规定予以训诫、罚款。当事人非因故意或者重大过失逾期提供的证据，人民法院应当采纳，并对当事人予以训诫。

考虑到湖南华某某1公司、大连中信公司主张的先用权抗辩与其在一审中已经提出的现有技术抗辩具有密切关系，且关系到两公司能否继续制造、销售被诉侵权产品，故从查明事实和实质解决纠纷角度出发，本院对湖南华某某1公司、大连中信公司主张的先用权抗辩证据予以接受，并将之作为案件争议焦点予以审理。

四、司法实践中审查先用权抗辩是否成立的关键要素

1、主体是否适格

专利先用权的主体限定为产品制造者或方法使用者，销售者对专利原则上不享有先用权。除非在销售商提出合法来源，并就其提交的证据审查后能够认定制造商先用权成立的情况下，销售商可以主张制造商享有的先用权。

案例：北京英特莱技术公司与深圳市蓝盾实业有限公司北京分公司等侵害发明专利权纠纷案

案号：(2015)民申字第1255号

?法院观点：

制造商享有先用权，但制造商并非本案被告，提出抗辩的是制造商的交易对象、被诉侵权产品的销售商，在销售商提出合法来源，并就其提交的证据审查后能够认定制造商先用权成立的情况下，如果简单地要求追加制造商为当事人或者驳回销售商的抗辩，一方面会增加当事人诉累，另一方面也与享有先用权的制造商生产的产品可以合法流通相违背。本案中，被诉的侵权产品销售商可以主张制造商享有先用权。

律师观点：

有些情况下，专利权人仅起诉销售者、使用者，此时，若严格按照只能制造商才能采用先用权抗辩，法院如果仅以销售者、使用者不享有专利先用权而直接驳回销售商、使用者代为提出的专利先用权将实质性剥夺销售者、使用者得到救济的权利，导致其陷入既不能继续销售、使用被控侵权产品，又不能向制造商追究责任的两难境地，损害其合法权益。

根据专利法第七十五条的规定，可以提起先用权抗辩的主体是专利申请日前已经实施或者准备实施专利技术的先用者，除此之外其他主体并不具备主张先用权抗辩的资格。而根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第三款的规定，除非先用权人将技术或设计与原有企业一并转让或者承继，否则先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持。

案例：湖南华某药厂股份有限公司、大连中信药业股份有限公司等侵害发明专利权纠纷案

案号：(2020)最高法知民终1156号

法院观点：

被告湖南华某某1公司、大连中信公司所提交的先用权抗辩的证据所涉主体均为沈阳中海公司、长沙市华某某医药研究所。湖南华某某1公司、大连中信公司既不是前述先用权证据的实施主体，也没有证据证明两公司与沈阳中海公司、长沙市华某某医药研究所存在企业主体上的转让或承继关系。因此，湖南华某某1公司、大连中信公司就前述证据不具备提起先用权抗辩的主体资格。

从该案例中，可以明确看出先用权抗辩的适用主体，可以是专利申请日前已经实施或者准备实施专利技术的先用者，或与先用者存在该技术及主体上一并转让或承继关系的主体，除此之外其他主体并不具备主张先用权抗辩的资格。

2、是否做好必要准备

已经做好必要准备可以通过提供“已经完成主要部件的设计图纸、已经购买生产被控侵权产品的模具、已经购买制造被控侵权产品所必需的原材料”等证据来证明。

需要注意的是，提供的设计图纸可以仅仅是主要部件的设计图纸，未提供设计图纸的部件只要是本领域的公知常识或者通用部件即可，如下面提及到的案例1和案例2中被告都仅仅提供了部分部件的设计图纸，其余部件为公知常识或者通用部件。

对于“已经购买生产被控侵权产品的模具”的事实，可以通过模具厂报价单、转账记录、发票、试模报告、试产报告、样品检测报告等证据来进行证明。对于“已经购买制造被控侵权产品所必需的原材料”的事实，可以通过提供“物料清单、物料报价单、来料检验报告”等证据来进行证明。

案例1：东莞市乐放实业有限公司与深圳市赛源电子有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案

案号：(2021)最高法知民终508号

法院观点：

在乐放公司已经自行设计出A25音箱立体、中框、面板等配件图纸，且根据涉案专利《实用新型专利权评价报告》，电路板相关技术是本领域公知常识的情况下，可以认定乐放公司已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸。同时，乐放公司亦提交了模具厂报价单、转账记录、试模报告、试产报告、样品检测报告等证据，可以认定乐放公司在涉案专利申请日前已经购买涉案产品模具，并为产品的制造准备了主要生产设备。而音响物料清单、物料报价单、来料检验报告则证明乐放公司已经购买了制造被诉侵权产品所必需的原材料。故本院认定乐放公司已经为制造与涉案专利相同的产品作好必要的准备。

案例2：王业慈、徐州华盛实业有限公司侵害发明专利权纠纷案

案号：(2019)最高法知民终89号

裁判要旨：

设计图纸是机械制造领域产品加工、检验的基本依据，在被诉侵权人已经设计出被诉侵权产品关键部件图纸且该产品的其他部件均为通用部件的情况下，可以认定其已经完成了实施发明创造所必需的主要技术图纸，为生产被诉侵权产品做好了必要准备，其先用权抗辩成立。

法院观点：

前已述及，涉案专利技术方案非常特殊，其技术方案的电机壳部分系涉案专利强调的唯一发明点，其余部分均为潜水泵的已有通用部件。电机壳产品作为潜水泵零部件，必然需要与其他部件相结合形成潜水泵产品。根据本案查明的事实，在涉案专利申请日前华盛公司已经制作完成QT(J)D145-04A电机壳图纸，王业慈亦认可该图纸与涉案专利电机壳相关技术特征一致。机械制造领域中设计图纸是生产过程中加工、检验的依据。在华盛公司已经设计出电机壳图纸且其他部件为潜水泵通用部件的情况下，可以认定华盛公司已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸，进而已经为生产被诉侵权产品做好必要的准备。本案中，没有证据证明华盛公司超出了申请日前的生产用途及生产规模。故华盛公司的先用权抗辩成立，本院予以支持。

3、技术来源是否合法

利权人在申请专利之前，将其发明创造告知先用者，使先用者具备实施在先技术方案的可能，在司法实践中比较常见的方式为技术许可。

案例:浙江嵘润机械有限公司、青海盐湖镁业有限公司侵害发明专利权纠纷案

案号：(2019)最高法知民终237号

法院观点：

首先，盐湖集团与加拿大赫氏公司、美国电石工业公司于2010年7月即签订了关于电石生产线的技术许可协议以及相关服务协议，由盐湖镁业公司具体实施上述协议约定的电石炉项目；2011年4月起，加拿大赫氏公司为盐湖镁业公司设计并发送关于电石炉项目整体以及包含电石传输系统在内的各个部分的生产线和设备的设计图纸；2012年11月，盐湖镁业公司开展设备采购竞争性招标，三冶公司中标。2012年11月15日，盐湖镁业公司与三冶公司签订采购合同，由三冶公司制造所需设备。2014年10月9日，三冶公司完成该电石自动出炉系统的制造并装箱，于2014年10月24日发货。上述日期中的最晚时间亦早于涉案专利的申请日2014年10月29日，属于在涉案专利申请日前已经作好了制造、使用的必要准备。……，嵘润公司关于盐湖镁业公司所主张的先用权抗辩不能成立的上诉主张不能成立，本院不予支持。

技术许可为合法来源的例外：如果在先使用者的技术本身来源于专利权人的授权许可，而非独立研发或者从他人处合法获得，则不构成独立于专利权人的在先使用，不属于先用权抗辩制度所保护的善意先用者。

案例：深圳市华博鑫五金制品有限公司与系统电子科技（深圳）有限公司侵害实用新型专利权纠纷上诉案

案号：(2016)粤民终1789号

裁判要旨：

a、如果在先使用者的技术本身来源于专利权人的授权许可，而非独立研发或者从他人处合法获得，则不构成独立于专利权人的在先使用，不属于先用权抗辩制度所保护的善意先用者。

b、专利权人向合作方供应产品的零部件，由合作方进行组装生产。在专利权人终止了与合作方对涉案专利产品的供应后，合作方对涉案专利技术不再享有实施权利，不能据此主张先用权抗辩。

法院观点：

即使本案证据可以证明系统电子公司在本案专利申请日前已经做好生产被诉侵权产品的准备，其先用权抗辩亦不能成立。

理由是：先用权抗辩制度旨在弥补我国实施的“先申请制"专利制度缺陷，避免因为专利授予，导致善意的先用者无法继续实施行为、有失公平的情况。但本案中，根据双方当事人对业务合作关系的陈述、单据以及华博鑫公司出具的《智慧财产权担保书》，可以认定系统电子公司相关被诉产品方案均来源于华博鑫公司，系统电子公司系在华博鑫公司的授权许可下对被诉产品进行组装生产。双方的技术许可使用关系及相关产品技术方案来源是客观清楚的，这种许可使用关系并不因为华博鑫公司将相关技术方案进行专利申请并获得授权的时间在后，而发生逆转。故系统电子公司这种在先使用并非独立研发所得或者从他人处合法获得，不构成独立于专利权人的在先使用,不属于先用权抗辩制度所保护的善意先用者。

此外，从公平角度而言，专利权人有权选择对自己技术方案的保护模式，若仅仅因为其在后申请专利，就导致其之前作为商业秘密保护并授权使用的技术丧失继续获得对价的权利，显然不公平不合理，更不符合专利制度及先用权抗辩制度鼓励创新发明、保护善意第三人的宗旨。综上，系统电子公司的先用权抗辩不成立，在华博鑫公司终止了系统电子公司对涉案专利产品的合作后，系统电子公司对涉案专利技术不再享有实施权利。一审法院认为系统电子公司的先用权抗辩成立，属于适用法律错误，本院予以纠正。系统电子公司虽在二审中主张其对相关技术方案的研发也存在贡献，但仅能提交部分设计图和材料承认书，相关证据均仅涉及个别零部件的尺寸、规格，与本案被诉落入专利保护范围的方案没有直接关系，故其所谓的也是技术方案共同研发人的主张不能成立，本院不予支持。

4、是否为原有范围

先用权制度的设计初衷是弥补先申请原则的不足。如果对“原有范围”的解释过宽，在一定程度上会影响专利申请制度，不利于技术的公开和推广。原有范围是指专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

从字面意义上看，生产规模是指作为生产单位所拥有或占有的固定投入的数量，它包括土地、劳动力、机械与设备的数量等。因此，司法解释是按照“数量”来核定“原有范围”。司法实践中，产量或销量成为判断先用权行使范围的最直接标准[4]。

当然，“仅在原有范围内继续制造、使用”相关事实查明，应结合双方当事人的诉辩主张以及案件的具体情况综合分配证明责任。通常认为，在生产主体的住所地、注册资本和经营范围等未发生变化时，制造规模扩大的可能性较小，在先用权人已经尽力举证、所举证据能够初步证明“原有范围”存在合理性且专利权人没有提供相反证据予以推翻的情况下，可以认定先用权人并未超出原有范围制造、使用。

案例1：东莞市乐放实业有限公司与深圳市赛源电子有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案

案号：(2021)最高法知民终508号

法院观点：

本案中，乐放公司提交的订单评审表、预测订单等证据，可以证明乐放公司在涉案专利申请日以前已经具备制造涉案产品的一定生产规模和生产能力。而模具厂报价单、模具验收单、二审中的证人证言等证据互相结合，可以初步证明乐放公司仅持有1套生产模具。《厂房租赁合同书》则可以初步证明其厂房面积从2013年起至今未曾改变。因此，乐放公司提交的证据相互印证，能够形成证据链，初步证明乐放公司在涉案专利申请日前的生产规模和生产范围，并且其未扩大生产规模。乐放公司在本案中提交的关于原有范围的证据具有一定合理性，并初步达到了高度盖然性的证明标准。在赛源公司没有提交相反证据证明乐放公司超出了涉案专利申请日前的生产规模的情况下，本院认定乐放公司并未超出原有范围制造涉案产品。

案例2：佛山市友强五金机械有限公司、佛山市浩麦食品机械有限公司侵害实用新型专利权纠纷案

案号：(2021)最高法知民终1524号

法院观点：

经审查浩麦公司提交的《企业信用信息公示报告》，浩麦公司自2016年9月9日成立之日至2019年7月4日本案一审立案时止，其注册资本、住所地、经营范围及高级管理人员均未发生变更，友强公司也未提供证据证明浩麦公司的实际生产规模超出其原有范围，因此，可以认定浩麦公司至本案一审立案之日仍在原有范围内制造相关产品。

需要说明的是，先用权人不视为侵犯专利权的行为，只限于在原有范围内继续制造和使用，超过原有范围内制造和使用的，则属于侵犯专利权的行为。

五、现有技术抗辩和先用权抗辩适用顺序

先用权抗辩和现有技术抗辩均属于不侵害专利权的抗辩事由，但二者在具体适用时应具有优先适用顺序。由于现有技术是申请日以前在国内外为公众所知的技术，任何人均可以不受限制的使用现有技术，而在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备的行为人仅能在原有范围内继续制造、使用，即存在范围的限制。从上述区别可以得出，先用权抗辩中行为人在申请日前制造、使用的技术方案并不属于现有技术。在被控侵权人同时提出现有技术抗辩和先用权抗辩时，应当先审查现有技术抗辩是否成立。如果被诉侵权产品在申请日之前的制造和销售已经使得公众能够得知其技术内容，则该被诉侵权技术即已构成现有技术，任何人可以依法自由实施该技术，此时无需再审查先用权抗辩[5]。

六、小结

专利先用权制度作为针对专利先申请制的一种有效补充，在保护社会及公众的利益的前提下，也需要合理保护专利权人合法权益，法律对于先用权的行使也进行了限制，如先用权行使范围的限制、先用权转让的限制，在行使范围的限制下，先用权人不视为侵犯专利权的行为，只限于在原有范围内继续制造和使用，超过原有范围内制造和使用的，则属于侵犯专利权的行为。企业在发展进程中，不可避免地会出现规模的扩大，踏出先用权保护的边界，因此，在抗辩过程中，可以优先采用“不侵权抗辩、现有技术抗辩、权利用尽抗辩、合法来源抗辩”等抗辩方式。

注释：

[1] 《最高人民检察院发布11件检察机关保护知识产权服务保障创新驱动发展典型案例》，发布日期：2022年04月20日；

[2] 张学军，《先用权抗辩在专利审判中的适用》，载《人民司法·案例》2008年第22期，第100页；

[3] 商建刚，《专利侵权案件中先用权抗辩之审理思路》，中国审判，2019年12月24日，链接为：https://mp.weixin.qq.com/s/bmSMfTvbsAw2EXo7tu_u0A；

[4] 王媛媛，深圳知识产权法庭，《现有设计抗辩和先用权抗辩的认定》，知产力，2020年12月23日，链接为：

https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1654920235&ver=3853&signature=bwszMwXF6y7Fp4MYotn7x3QUL2hwY-BaVhcxYJHJ9HsbD9hxrmoueht6DGzfQf8nYW0*b2c0OAdMbyHMvLqHNfsAuqPzqamq8m2MCroIP469aYEMSuSTxYqCSqS7Bi8i&new=1）；

[5] 深圳市宇思岸电子有限公司、江门市宏本汽车用品实业有限公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书，案号(2019)最高法知民终392号。